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標準必要專利之介紹

2020年2月10日

江炳滔律師事務所 ©版權 BKT 2020
本文介紹有關標準必要專利（Standard Essential Patent，SEP）的基礎知識。
標準必要專利的歷史
顧名思義，標準必要專利就是實施某一技術標準所必須的專利。以通信領域為例，從最初的只能接打電話的大哥大（1G、頻分多址技術），到可以收發彩信的功能手機（2G、時分多址技術、GSM），再到可以上網的智慧手機（3G、碼分多址技術、W-CDMA），再到現在可以高速上網的4G智慧手機（4G、正交頻分複用技術、LTE），通信標準隨著技術的進步而不斷演進。早期，人們認為標準的普及能降低產品價格並給消費者帶來利益，因此，早期的SEP基本上都是無償使用的，彼時也很少出現關於SEP的糾紛。比如上文提到的USB 2.0標準就是免費的，大哥大時代的通信標準所涉及的必要專利也是免費的。但是隨著通信技術越來越複雜，為了研發新技術而投入的費用也越來越高。
從數量上看，2G的SEP不過幾十件；但4G的SEP則上升至超過8000件（2005年的資料）。如果SEP仍然免費，那麼勢必會影響企業開發新技術的動力。另外，隨著手機不斷模組化製造門檻大幅降低，一旦標準制定，幾乎所有的公司都可以根據該標準來製造智慧手機等，如果SEP不收費，早期研發的企業得不到競爭優勢。由於以上種種原因，標準化組織在制定標準時允許專利權人針對其SEP收取許可費。
標準化組織的智慧財產權政策
標準的制定由標準化組織（standard setting organization，SSO）負責，標準化組織根據市場、成員的需求等，從成員提議的若干選項中選擇特定的技術作為標準。標準化組織具有制定標準這一非常強大的力量，其標準一旦被市場認可往往為世界通用，實際上會造成壟斷。另外，也曾經發生過SEP的權利人不允許第三人使用其專利的情況。為此，標準化組織都制定有智慧財產權政策（IPR policy），其重要內容就是要求持有覆蓋其標準的專利的成員以FRAND（fair, reasonable and non-discrimination，公平、合理、無歧視）原則來對專利進行許可。
SEP與普通專利不同，是為了遵循標準並進入市場而無法繞開的專利。因此，不同于普通專利許可時雙方的自由協商，SEP的許可應當遵循一些特殊的規則，比如低廉的許可費（所有的SEP的許可費一般不超過一部手機售價的5%）、對於所有被許可人以相同的條件許可、不能拒絕特定人的使用許可等。這些都是上述FRAND原則的具體體現。
標準化組織制定標準的簡要流程
由於既可以從使用統一標準的製造商收取許可費，又可以利用標準化組織與產業的密切關係而建立競爭優勢，因此專利權人有非常強烈的動機將其開發的技術以SEP的形式納入標準。企業一般都會非常積極地參加標準化組織的活動。
在標準化組織制定技術標準前，會向企業訊問其是否具有與預定標準相關的必要專利。企業在認為自己持有該相關專利時，需要向標準化組織聲明如何許可該專利，如果企業選擇了不許可專利或者以非FRAND方式許可專利，那麼該專利涉及的技術將不會被標準化組織採納；只有企業選擇以FRAND方式許可專利時，標準化組織才會考慮將該專利所涉及的技術納入到標準中。
SEP的聲明是專利權人單方提出的，標準化組織不進行評價。標準化組織也不參與任何與專利是否是必要專利、專利有效性、許可合同等相關的工作。由此帶來的一個問題是，權利人聲明的SEP是否真的是標準所必要的。例如，針對LTE向歐洲電信標準化協會（ETSI）提出的必要專利有大約一半被認為不是SEP。
標準化組織不對SEP進行評價的考量主要出於法律方面和經濟方面。
由於國際上通行司法最終審查原則，無論標準化組織針對SEP的評價結果如何，一旦其結果被法院改判，標準化組織會面臨被權利人或者被許可人起訴並承擔責任的法律風險。另外，評價SEP的成本也是非常高的，尤其在SEP數量如此之多的情況下。另外，為了避免違反《反壟斷法》的規定，標準化組織也不會參與許可條件的制定等工作中。實際上，為了規避法律風險，很多標準化組織壓根不具有法人資格，例如3GPP就是一個各國標準化團體參加的“夥伴”。

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江炳滔律師 (LL.B., P.C.LL)

江炳滔律師事務所的資深合夥人亞洲專利代理人協會會員，香港專利師協會副會長，香港工商品牌保護陣線，副主席及香港創新科技及製造業聯合總會的專利事務主席。他擁有超過二十年多年的專利訴訟官師經驗,擅長專利訴訟防,攻,守。同時為企業提供合乎經濟效益的專利註冊策略，包括起訴侵權人侵犯專利和取得專利生效性等等。在訴訟策略上尤為出色。

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蔡永杰律師 (LL.B., P.C.LL)

主要負責為客戶策劃專利服務，包括理解客戶的實際需要，憑著豐富的經驗為客戶提供一個能全面保護客戶的發明的策劃。透過「巴黎公約」和「專利合作公約(Patent Cooperation Treaty)簡稱 PCT」，企業可適當地以循序漸進的方法來在各國申請專利註冊，以節省費用。此外，蔡永杰律師亦負責專利訴訟。憑著專利訴訟的經驗，蔡律師可為客戶以實用經濟的角度提供專利訴訟策略。

陳業勝律師

2017年，陳律師成為一名專利代理人，擅長處理機械、機電、軟體（含商業方法）等領域的專利申請及維護。

李春榮專利師

撰寫專利文件和涉外專利的申請事務，同時处理無效業務、審查意見答覆、複審和專利行政訴訟工作，擅長領域包括自動控制、機械加工、半導體、空調設備、汽車、洗衣機、列印設備等。於1996年畢業於哈爾濱工業大學機械工程學院，獲得機械工學學士學位。並於1999年畢業於北京工業大學機械工程學院，獲得機械工學碩士學位。精通中文、英語和日文。 2002年至2007年期间，分別在金杜律師事務所和中國國際貿易促進委員會專利商標事務所從事專業代理工作。於2009年獲得律師資格，於2013年獲得專利代理人資格，现係中華全國專利代理人協會會員。2014年11月至2016年2月於中國專利（香港）有限公司就職。

陳達暢先生

擁有接近40年的商標和專利註冊申請服務經驗，為客戶提供快速標準程序的專利註冊服務，多年來在他手上處理過的專利註冊數以千計，陳先生專長於申延企業的專利至歐美國家，以合適和合理費用為企業專利申請護權。陳先生曾在一國際大型律師行服務超過二十六年，擁有處理大型客戶檔案豐富經驗，尤其在處理客戶海外註冊方面。陳先生在本所服務其間，曾多次代表客戶出席註冊署聆訊，取得頗高成功率。