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淺析美國專利制度下的CIP

2020年2月2日

江炳滔律師事務所 ©版權 BKT 2020
CIP 是Continuation-in-part的簡稱，翻譯為“部分延續案”。從這個中文翻譯中，試著引申CIP的三個基本屬性：
第一、“案”
每個CIP都是一個“新案”，就是說，是一個新的專利申請，其具有自己的申請日和申請號。
第二、“延續”
“延續”必有基礎，CIP延續的基礎則是“在先申請”，或者直接成為“母案”
第三、“部分”
母案和CIP的之間的關係則通過“部分”二字體現：CIP保留了“母案”的內容，但進一步地，又有新的技術內容加入。行文至此，對於熟悉中國專利制度的人而言，一個概念將若隱若現的出現在腦海中，它就是 ——“部分優先權”。的確，在中國，要求“部分優先權”的專利申請對於上述CIP的三個屬性悉數具備。但是，能否說，美國的CIP與中國的“部分要求優先權”等同呢？以發明專利為例，至少有兩點不同：其一是提出時間，其二是保護時間。
（一）關於提出時間。
中國的“部分要求優先權”申請的期限是母案申請12個月之內，超過這個期限，則不能申請。美國的CIP在母案或其在先CIP的權利處於專利審查“懸而未決”的狀態都可以提出。這裡的“懸而未決”一般指母案或其在先CIP至少有一個還活著，沒授權、沒放棄、也沒駁回。
（二）關於保護時間
中國的“部分要求優先權”申請，其保護時間自申請日起20年，這裡的申請日，是實際申請日，與母案的優先權日沒有關係。美國的CIP，其保護期限自母案的優先權日起20年；也就是說，保護期限與實際的申請日沒有關係。
就是這兩點區別，讓我個人覺得美國的CIP，稱得上是個迷人的制度。設想一下，若沒有“部分優先權”，沒有CIP，這個“改進的發明創造”直接以一個獨立的專利進行申請，其在後續的審查過程中，可能會遭遇何種質疑呢？
估計是這樣，“改進的發明創造”作為一個獨立的申請，母案很有可能會影響後續“改進的發明創造”的專利性，尤其是創造性。例如，作為“改進的發明創造”，其改進點可大可小，又由於創造性評價不可避免的主觀性，很有可能會因“事後諸葛亮”而使專利申請被駁回。
有了這個鋪墊，再來回過頭來看看，針對上述問題，中國的“部分要求優先權”制度以及美國的CIP制度提出了哪些出路。
先來看中國的“部分要求優先權”制度。
“部分優先權”制度可以自母案自申請日12個月內，改進的發明創造（包括發明和實用新型）可以要求部分優先權。具體來說，就是改進的發明創造中，母案存在的部分可以享受母案申請日的優先權，而增加的技術方案則不能享受優先權，只能以實際申請日為准。當“改進的發明創造”申請“部分要求優先權”後，在先申請的母案即視為自動撤回。但這個“改進的發明創造”卻不會因為母案在其之前申請而在專利性的評價方面受到影響。
這從一定程度上，克服了上面所提出的問題。為什麼說是“一定程度呢”? 這是因為，“改進的發明創造”的提出期限被限制在12個月之內了。超過12個月的期限，就不能再通過這種方式申請改進的發明創造”了。那之前提出關於創造性的評價問題，也就依然存在了。其實，在中國，通過“要求部分優先權”的方式使“改進的發明創造”的專利性不會因為自己之前的專利而受影響，這不過是申請人，或是協助申請人進行專利申請的代理人對優先權制度的一點“巧用”而已，並非官方為了解決上述提出的問題所給出的途徑。
分析完中國的“部分要求優先權”制度後，再來看看美國的CIP制度。在美國，CIP申請在母案的權利處於專利申請“懸而未決”的狀態時都可以提出。因此，不用受限於中國“部分要求優先權”制度的12個月期限的規定；同時，CIP中，母案存在的部分可以享受母案申請日的優先權，而增加的技術方案則不能享受優先權，其專利性只能以實際申請日為准進行現有技術的確定。
這從很大程度上解決了上面所提出的問題，申請人可以不斷地將新的技術通過這種方式加以申請。並且，CIP美國的CIP案與在先申請的關係類似於獨立權利要求與從屬權利要求的關係，也就是說，如果母案或者在先的CIP案授權，CIP案也比較容易授權，所以，很多申請人會憑藉母案較強的專利性，引入一大堆直接或間接的CIP案，而且都會授權。
最後，美國CIP與中國“部分優先權”申請還有一點不同，美國申請CIP提交後，母案並不視為撤回，其依然作為一個獨立的案件，走完這個專利申請可能經歷的所有生命週期。而中國的“部分優先權”申請提交後，作為母案，只能是視為撤回的命運了。

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江炳滔律師 (LL.B., P.C.LL)

江炳滔律師事務所的資深合夥人亞洲專利代理人協會會員，香港專利師協會副會長，香港工商品牌保護陣線，副主席及香港創新科技及製造業聯合總會的專利事務主席。他擁有超過二十年多年的專利訴訟官師經驗,擅長專利訴訟防,攻,守。同時為企業提供合乎經濟效益的專利註冊策略，包括起訴侵權人侵犯專利和取得專利生效性等等。在訴訟策略上尤為出色。

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陳達暢先生

擁有接近40年的商標和專利註冊申請服務經驗，為客戶提供快速標準程序的專利註冊服務，多年來在他手上處理過的專利註冊數以千計，陳先生專長於申延企業的專利至歐美國家，以合適和合理費用為企業專利申請護權。陳先生曾在一國際大型律師行服務超過二十六年，擁有處理大型客戶檔案豐富經驗，尤其在處理客戶海外註冊方面。陳先生在本所服務其間，曾多次代表客戶出席註冊署聆訊，取得頗高成功率。