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淺析美國專利制度下的CIP

2020年2月2日
CIP 是Continuation-in-part的簡稱,翻譯為“部分延續案”。從這個中文翻譯中,試著引申CIP的三個基本屬性:

第一、“案”

每個CIP都是一個“新案”,就是說,是一個新的專利申請,其具有自己的申請日和申請號。

第二、“延續”

“延續”必有基礎,CIP延續的基礎則是“在先申請”,或者直接成為“母案”

第三、“部分”

母案和CIP的之間的關係則通過“部分”二字體現:CIP保留了“母案”的內容,但進一步地,又有新的技術內容加入。
行文至此,對於熟悉中國專利制度的人而言,一個概念將若隱若現的出現在腦海中,它就是 ——“部分優先權”。的確,在中國,要求“部分優先權”的專利申請對於上述CIP的三個屬性悉數具備。但是,能否說,美國的CIP與中國的“部分要求優先權”等同呢?以發明專利為例,至少有兩點不同:其一是提出時間,其二是保護時間。
(一)關於提出時間。
中國的“部分要求優先權”申請的期限是母案申請12個月之內,超過這個期限,則不能申請。美國的CIP在母案或其在先CIP的權利處於專利審查“懸而未決”的狀態都可以提出。這裡的“懸而未決”一般指母案或其在先CIP至少有一個還活著,沒授權、沒放棄、也沒駁回。
(二)關於保護時間
中國的“部分要求優先權”申請,其保護時間自申請日起20年,這裡的申請日,是實際申請日,與母案的優先權日沒有關係。美國的CIP,其保護期限自母案的優先權日起20年;也就是說,保護期限與實際的申請日沒有關係。
就是這兩點區別,讓我個人覺得美國的CIP,稱得上是個迷人的制度。設想一下,若沒有“部分優先權”,沒有CIP,這個“改進的發明創造”直接以一個獨立的專利進行申請,其在後續的審查過程中,可能會遭遇何種質疑呢?
估計是這樣,“改進的發明創造”作為一個獨立的申請,母案很有可能會影響後續“改進的發明創造”的專利性,尤其是創造性。例如,作為“改進的發明創造”,其改進點可大可小,又由於創造性評價不可避免的主觀性,很有可能會因“事後諸葛亮”而使專利申請被駁回。
有了這個鋪墊,再來回過頭來看看,針對上述問題,中國的“部分要求優先權”制度以及美國的CIP制度提出了哪些出路。
先來看中國的“部分要求優先權”制度。
“部分優先權”制度可以自母案自申請日12個月內,改進的發明創造(包括發明和實用新型)可以要求部分優先權。具體來說,就是改進的發明創造中,母案存在的部分可以享受母案申請日的優先權,而增加的技術方案則不能享受優先權,只能以實際申請日為准。當“改進的發明創造”申請“部分要求優先權”後,在先申請的母案即視為自動撤回。但這個“改進的發明創造”卻不會因為母案在其之前申請而在專利性的評價方面受到影響。
這從一定程度上,克服了上面所提出的問題。為什麼說是“一定程度呢”? 這是因為,“改進的發明創造”的提出期限被限制在12個月之內了。超過12個月的期限,就不能再通過這種方式申請改進的發明創造”了。那之前提出關於創造性的評價問題,也就依然存在了。
其實,在中國,通過“要求部分優先權”的方式使“改進的發明創造”的專利性不會因為自己之前的專利而受影響,這不過是申請人,或是協助申請人進行專利申請的代理人對優先權制度的一點“巧用”而已,並非官方為了解決上述提出的問題所給出的途徑。
分析完中國的“部分要求優先權”制度後,再來看看美國的CIP制度。
在美國,CIP申請在母案的權利處於專利申請“懸而未決”的狀態時都可以提出。因此,不用受限於中國“部分要求優先權”制度的12個月期限的規定;同時,CIP中,母案存在的部分可以享受母案申請日的優先權,而增加的技術方案則不能享受優先權,其專利性只能以實際申請日為准進行現有技術的確定。
這從很大程度上解決了上面所提出的問題,申請人可以不斷地將新的技術通過這種方式加以申請。並且,CIP美國的CIP案與在先申請的關係類似於獨立權利要求與從屬權利要求的關係,也就是說,如果母案或者在先的CIP案授權,CIP案也比較容易授權,所以,很多申請人會憑藉母案較強的專利性,引入一大堆直接或間接的CIP案,而且都會授權。
最後,美國CIP與中國“部分優先權”申請還有一點不同,美國申請CIP提交後,母案並不視為撤回,其依然作為一個獨立的案件,走完這個專利申請可能經歷的所有生命週期。而中國的“部分優先權”申請提交後,作為母案,只能是視為撤回的命運了。 
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